北京市高級人民法院
民事判決書
?。?003）高民終字第1393號
上訴人（原審被告）北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校，住所地北京市海淀區(qū)中關(guān)村路15號。
法定代理人俞敏洪，校長。
委托代理人王立華，北京市天元律師事務(wù)所律師。
委托代理人李琦，北京市天元律師事務(wù)所律師。
被上訴人（原審原告）（美國）教育考試服務(wù)中心（EDUCATIONAL TESTING SERVICE），住所地美國新澤西州08541普林斯頓羅斯代爾路和卡特路。
法定代表人科特·蘭德格拉夫，總裁兼首席執(zhí)行官。
委托代理人周強，北京市正見永申律師事務(wù)所律師。
委托代理人董永森，北京市正見永申律師事務(wù)所律師。
上訴人北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校（簡稱新東方學(xué)校）因侵犯著作權(quán)和商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案，不服北京市第一中級人民法院（2001）一中知初字第35號民事判決，向本院提起上訴。本院2003年12月8日受理后，依法組成合議庭，于2004年4月28日公開開庭審理了本案。上訴人新東方學(xué)校的委托代理人王立華、李琦，被上訴人（美國）教育考試服務(wù)中心（簡稱ETS）的委托代理人周強、董永森到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市第一中級人民法院判決認(rèn)定，中國和美國均是《伯爾尼保護文學(xué)和藝術(shù)作品公約》的成員國，依據(jù)該公約，中國有義務(wù)對美國國民的作品在中國給予保護。ETS作為TOEFL考試的主持、開發(fā)者，獨立設(shè)計、創(chuàng)作完成了TOEFL考試題，并在美國就53套TOEFL考試題進行了版權(quán)登記。從TOEFL考試題的內(nèi)容來看具有獨創(chuàng)性，屬于中國著作權(quán)法保護的作品范疇。新東方學(xué)校與ETS簽定有“盒式錄音帶復(fù)制許可協(xié)議”和“文字作品復(fù)制許可協(xié)議”，有效期至1998年8月16日，其中明確約定了使用范圍。但新東方學(xué)校將TOEFL考試題以出版物的形式在其校內(nèi)和網(wǎng)上向不特定人公開銷售，超出了協(xié)議約定的使用范圍，并且協(xié)議期滿后新東方學(xué)校未與ETS簽定新的使用協(xié)議。新東方學(xué)校未經(jīng)ETS許可，擅自復(fù)制ETS享有著作權(quán)的TOEFL考試題，并將試題以出版物的形式通過互聯(lián)網(wǎng)渠道公開銷售，其行為侵害了ETS的著作權(quán)。ETS將TOEFL作為商標(biāo)核準(zhǔn)注冊，且其商標(biāo)均在有效期內(nèi)，故依據(jù)中國商標(biāo)法，ETS對TOEFL在第9類、第41類、第68類上享有商標(biāo)專用權(quán)，其合法權(quán)益受法律保護。新東方學(xué)校在其發(fā)行的TOEFL考試題出版物封面上以醒目的字體標(biāo)明TOEFL字樣，其使用TOEFL的商品類別與ETS注冊的第9類、第41類和第68類的商品類別相同，其標(biāo)明的TOEFL字樣也與 ETS的注冊商標(biāo)完全一致，故新東方學(xué)校的行為構(gòu)成對ETS注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。新東方學(xué)校應(yīng)就其侵犯著作權(quán)和商標(biāo)專用權(quán)的行為承擔(dān)停止侵害、賠償損失、消除影響，向ETS賠禮道歉等民事責(zé)任。
本案賠償數(shù)額的計算應(yīng)以2000年11月15日向前追溯二年，即從1998年11月15日開始計算。審計報告表明，新東方學(xué)校的收入主要是資料費和培訓(xùn)費，賠償數(shù)額的計算也主要以這兩項收入為依據(jù)。ETS在主張權(quán)利的過程中支付了一定費用，且這些費用與本案訴訟具有直接關(guān)系，本院酌情予以確定。新東方學(xué)校因侵犯著作權(quán)和商標(biāo)專用權(quán)的行為所獲利潤相互重合，本院一并予以計算。依照《著作權(quán)法》第2條第2款、第47條第（1）項，《商標(biāo)法》第51條、第52條第（1）項之規(guī)定，判決：①新東方學(xué)校自判決生效之日起停止侵犯ETS著作權(quán)的行為，并于判決生效之日起15日內(nèi)將所有的侵權(quán)資料和印制侵權(quán)資料的軟片交法院銷毀；②新東方學(xué)校自判決生效之日起停止侵犯ETS商標(biāo)專用權(quán)的行為；③新東方學(xué)校自判決生效之日起30日內(nèi)在《法制日報》上向ETS公開賠禮道歉；④新東方學(xué)校自判決生效之日起15日內(nèi)賠償ETS人民幣500萬元及合理訴訟支出52.2萬元；⑤駁回ETS的其他訴訟請求。
新東方學(xué)校不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。新東方學(xué)校上訴稱：第一、一審判決認(rèn)定ETS對其TOEFL考試題享有著作權(quán)，缺乏事實依據(jù)。實際上，考試題是不能作為作品受到我國法律保護的。第二、新東方學(xué)校只是在1997年和2000年兩個時間點上，少量復(fù)制了 TOEFL考試題，一審判決卻依據(jù)《審計報告》認(rèn)定我方大量復(fù)制并銷售了TOEFL考試題。實際上，《審計報告》沒有任何根據(jù)。第三、ETS是在庭審結(jié)束后才提出賠償合理訴訟支出的請求，并提供了相關(guān)的證據(jù)材料，一審法院對這些證據(jù)材料并未質(zhì)證就予以采信，同時支持了其訴訟請求，顯然是錯誤的。第四、新東方學(xué)校在相關(guān)培訓(xùn)資料中只是敘述性或描述性地使用了TOEFL字樣，并未將TOEFL作為商標(biāo)使用，根本不會造成商品來源混淆之可能，實際上也從未造成過混淆，一審法院卻判定為侵犯ETS的商標(biāo)專用權(quán)，顯系錯誤。第五、一審法院判決我方賠償ETS巨額經(jīng)濟損失缺乏依據(jù)。新東方學(xué)校提供考試培訓(xùn)并未侵犯 ETS的著作權(quán)，一審法院卻將培訓(xùn)費收入作為確定賠償額的基礎(chǔ)，明顯不合理。第六、新東方學(xué)校只少量向?qū)W員以外的人銷售了相關(guān)培訓(xùn)資料，一審判決卻判令我方在全國發(fā)行的《法制日報》上賠禮道歉，也不夠公平合理。請求二審法院撤銷一審判決之第二、三、四項并依法改判。ETS服從原審判決。
經(jīng)審理查明：ETS成立于1948年，TOEFL考試由其主持開發(fā)。1988年至1995年，ETS分別在中國核準(zhǔn)注冊了 746636、771160、176265號“TOEFL”商標(biāo)，核定使用的范圍分別是盒式錄音帶、考試服務(wù)、出版物等。1989年至1999年，ETS 將其開發(fā)的53套TOEFL考試題在美國版權(quán)局進行了著作權(quán)登記。
新東方學(xué)校成立于1993年10月5日，系民辦非企業(yè)單位，主要從事外語類教學(xué)服務(wù)。1996年1月，北京市工商行政管理局就新東方學(xué)校擅自復(fù)制TOEFL考試題一事對其進行了檢查，并責(zé)令其停止侵權(quán)。后新東方學(xué)校停止使用TOEFL考試資料，并主動與ETS聯(lián)系，商談有償使用 TOEFL考試資料問題，但未獲答復(fù)，遂繼續(xù)向?qū)W生提供TOEFL考試資料。1997年1月，北京市工商行政管理局再次對新東方學(xué)校進行檢查，并扣壓了《TOEFL全真試題精選》等書籍資料。1997年2月18日，新東方學(xué)校法定代表人俞敏洪到北京市工商行政管理局接受了詢問，并出具了保證書，承認(rèn)復(fù)制發(fā)行TOEFL考試題的行為侵犯了ETS的著作權(quán)，保證不再發(fā)生侵權(quán)行為。
1997年8月17日，ETS在中國大陸地區(qū)的版權(quán)代理人中原信達知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司與新東方學(xué)校簽訂了“盒式錄音帶復(fù)制許可協(xié)議”和“文字作品復(fù)制許可協(xié)議”，許可新東方學(xué)校以非獨占性的方式復(fù)制協(xié)議附件所列的錄音制品和文字作品（共20套試題）作為內(nèi)部使用，但不得對外銷售，協(xié)議有效期1年。
2000年11月9日，中原信達知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司在新東方學(xué)校公證購買了“TOEFL系列教材”包括：《TOEFL系列教材聽力分冊》、《TOEFL系列教材語法分冊》、《TOEFL系列教材作文分冊》、《TOEFL系列教材閱讀分冊》、《最新練習(xí)題選編第一冊》、《最新練習(xí)題選編第二冊》、《最新練習(xí)題選編第三冊》8本圖書及25盒聽力磁帶。
2000年11月15日北京市工商行政管理局宣武分局對新東方學(xué)校進行檢查，并扣壓了部分涉嫌侵權(quán)的圖書。2000年12月 25日受ETS委托，北京市正見永申律師事務(wù)所在新東方學(xué)校公證購買了“TOEFL系列教材”，包括：聽力分冊、聽力文字答案、語法分冊、作文分冊、閱讀分冊、最新練習(xí)題選編第一冊及聽力磁帶21盒。2001年1月4日，ETS向北京市第一中級人民法院提起訴訟，狀告新東方學(xué)校侵害其著作權(quán)及商標(biāo)權(quán)。
2001年2月22日，一審法院對新東方學(xué)校的財務(wù)帳冊實施了證據(jù)保全，并委托北京天正會計師事務(wù)所對相關(guān)財務(wù)帳冊進行了審計，審計結(jié)果表明：新東方學(xué)校的收入主要分為培訓(xùn)收入和資料收入。TOEFL培訓(xùn)收入：1998年為5 210 769元，占全年總培訓(xùn)收入的 20.1%；1999年為8 498 039元，占全年總培訓(xùn)收入的23.5%；2000年為19 795 214元，占全年總培訓(xùn)收入的24.3%.資料收入：1998年為3 012 702元，1999年為4 931 191元，2000年為6 983 357元。TOEFL住宿班所收取的培訓(xùn)費用中包括資料費。另外，本案一審審理中，雙方當(dāng)事人就ETS主張權(quán)利的相關(guān)TOEFL考試題與被控侵權(quán)物進行了對比。對比結(jié)果為：聽力分冊、聽力文字答案、語法分冊、作文分冊、閱讀分冊、最新練習(xí)題選編第一、二、三冊中被控侵權(quán)部分與相關(guān)的TOEFL考試題內(nèi)容一致；聽力磁帶與相關(guān)的TOEFL考試題內(nèi)容絕大部分相同。此外，“TOEFL聽力磁帶”、“TOEFL系列教材”的封面及包裝上均突出使用了“TOEFL”字樣。
上述事實，有第746636、176265、771160號商標(biāo)注冊標(biāo)證書，北京市工商行政管理局物品暫扣證，俞敏洪談話記錄和保證書，《盒式錄音帶復(fù)制許可協(xié)議》，《文字作品復(fù)制許可協(xié)議》，北京天正會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司第431號審計報告，北京市公證處出具的公證書，崇文區(qū)公證處出具的公證書，被控侵權(quán)的圖書和錄音帶實物及雙方當(dāng)事人陳述等在案佐證。
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